商標法第19條規定,「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀,若刪除該部分則失其商標之完整性,而經申請人聲明該部分不在專用之列者,得以該商標申請註冊。」
何謂「說明性」?商標法第23條第1項第2款規定,商標「表示商品或服務之狀、品質、功用或其他說明者」,不得註冊。例如商標「有效」用在「藥品」商品,「有效」在形容「藥品」的功用或效用,即為具有「說明性」之商標。
不具「識別性」則規定在商標法第5條。該條第1項規定「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」。同條第2項又規定「前項商標,應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與他人之商品或服務相區別」。該條前段在規定商標的型態,僅能由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成,其他的型態例如氣味或者動態等則有待修法將之納入。後段即為商標「識別性」之規定,亦即商標應係商品或服務之標識,並得藉之與他人商品或服務相區別。若否,則失去商標的基本功能,不得註冊為一商標。例如一般姓氏、品牌的「牌」字或者「集團」二字皆不具顯著性(詳參智慧財產局「商標識別性審查基準」)。
除了商標具說明性或不具識別性需聲明不專用之外,指定商品或服務之通用標章或名稱(參商標法第23條第1項第3款),亦需聲明不專用。「通用標章」或「通用名稱」其實是商品或服務最直接的說明性商標,最不應該獲得註冊。所以即便前述商標法第19條未明文將之納入應聲明不專用者,理論上當然亦應聲明不專用。實務上智慧財產局亦作如是要求,且其「聲明不專用審查要點」亦有規定之。何謂通用標章或通用名稱?例如把「蘋果」這個商標用在「蘋果」這個商品上,消費者完全無法知道這是你的商標還是你的商品,這就是一個通用名稱。但如果把「蘋果」用在「電腦」上,則為有創意的商標運用,因電腦原則上與蘋果無關,蘋果是一般水果名,簡單又好記,你第一個想到把水果名當作電腦商品之商標,就是有創意。
綜上所述,商標如具說明性、不具顯著性或為通用標章、通用名稱者,應不得獲得註冊。然,如該不得註冊之部分僅為該商標之一部分,且刪除該部分則失其商標之完整性,則商標權人得針對該部分聲明不專用,而使商標之整體獲得註冊,商標之整體亦獲得保護。這道理其實很簡單,就是要作到公平的地步。「台塑集團」是一個商標,其中「集團」二字不具顯著性但刪除掉又失其商標之完整性,所以讓「集團」二字可以聲明不專用,讓別的集團也能用,不怕被「台塑集團」主張商標權利,以維護商標法第一條所保護之市場公平競爭,如此而已。